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LAS MARCAS Y LA OPOSICIÓN A SU REGISTRO EN PANAMÁ

May/2022

 

  1. CONCEPTOS GENERALES SOBRE LAS MARCAS

 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define el concepto de propiedad intelectual (PI) como las creaciones del intelecto: lo que va desde las obras de arte hasta las invenciones, programas informáticos, las marcas y otros signos comerciales.[1] Al ser un concepto sumamente abarcador, enfocaremos el presente artículo específicamente en un conocido derecho de propiedad intelectual: las marcas, concretamente en la oposición al registro de éstas.

En términos generales, las marcas se pueden definir como todo signo que identifica y distingue en el mercado los productos de una empresa de los de otras.[2] Para los efectos de la jurisdicción panameña, se entiende por marca todo signo, palabra, combinación de estos elementos o cualquier otro medio que, por sus características, sea susceptible de individualizar un producto o servicio en el comercio.[3] Un aspecto fundamental sobre las marcas es la titularidad o propiedad de éstas, por lo que se debe tener claro que, en Panamá, el derecho al registro de una marca se adquiere por su uso, pero el derecho a su uso exclusivo y oponible a terceros, se adquiere por medio de su registro[4] y es aquí donde surge el eje central del presente artículo.

Dicho lo anterior, puede resultar natural preguntarse, ¿para qué sirve una marca? o ¿para qué sirve proteger una marca? En ese sentido, las marcas persiguen distintas finalidades, dependiendo del objetivo de quien la solicita y adquiere, dentro de las cuales podemos mencionar:[5]

  • Ayudar a los consumidores a encontrar y diferenciar los productos o servicios de una empresa y a evitar equivocaciones entre éstos.
  • Son uno de los instrumentos de mercadeo y comunicación más eficaces, al mismo tiempo que constituyen la base para el desarrollo de la imagen y reputación de una empresa, ya que cuentan con una gran capacidad de captar la atención del consumidor y lograr que sus productos o servicios se destaquen.
  • Son uno de los activos empresariales de mayor valor y duración, ya que en la mayoría de los países el registro de una marca permanece vigente por plazos de siete o más años, siendo renovables por periodos iguales de manera indefinida, si se cumplen con los requerimientos en tiempo oportuno. A su vez, pueden concederse licencias sobre las marcas o venderse, por lo que representan una fuente importante de ingresos, por citar algunos de sus beneficios comerciales.
  • Son una de las herramientas más eficaces contra la competencia desleal, toda vez que confieren a sus titulares la posibilidad de ejercer su derecho a uso exclusivo y prohibir a la competencia de hacer un uso no autorizado de una marca.

 

Teniendo una noción más clara sobre lo que consisten las marcas y la importancia que éstas tienen tanto para los consumidores como para las empresas, ahora nos corresponde profundizar sobre uno de los mecanismos legales que se pueden ejercer para la defensa de las marcas: la acción de oposición.

 

  1. PROCESO DE OPOSICIÓN

Desde una perspectiva amplia, la oposición es un procedimiento que ofrece a las terceras partes la oportunidad de oponerse al registro de una marca dentro de un plazo establecido por la legislación aplicable, en donde debe alegarse al menos uno de los motivos de oposición – absoluto o relativo – reconocido por dicha legislación aplicable.

En este sentido, la doctrina ha identificado y determinado motivos absolutos y relativos sobre los cuales se debe basar una oposición al registro de una marca, los cuales podrán variar dependiendo de cada jurisdicción, pero deben tomarse en cuenta como fundamento para solicitar la denegación de una solicitud de marca.[6] Como motivos absolutos, podemos enunciar, por ejemplo, que la marca opuesta no tiene carácter distintivo, es eminentemente descriptiva o provee de una descripción engañosa o que ha pasado a ser genérica, es decir, son motivos relacionados a las carencia de elementos esenciales aplicables a todas las marcas. Por su parte, dentro de los motivos relativos encontramos causales relacionadas a la imposibilidad de convivencia entre la solicitud objeto de la oposición, con respecto a marcas anteriores o que pretendan utilizar marcas notoriamente conocidas como propias, es decir, la oposición se basa en el parecido entre la marca opuesta y una marca registrada previamente. La aplicación de cada motivo o causal dependerá de la particularidad de cada caso en cuestión.

Los procesos de oposición están estrechamente relacionados con el trámite de registro de marcas y, dependiendo de la jurisdicción que se trate, pueden ejercerse en el proceso inicial de registro (oposición antes del registro) o realizarse después del proceso de registro (oposición después del registro).[7] En el caso concreto de la jurisdicción panameña, está contemplado el proceso de oposición antes del registro de la marca, del cual procederemos a ahondar.

De primera mano, debemos iniciar comentando que, a diferencia de lo que sucede en otros países, en Panamá el proceso de oposición no es un procedimiento administrativo, sino que se trata de un proceso judicial, incoados ante los juzgados civiles de libre competencia y asuntos del consumidor.

No obstante, se debe tomar en cuenta que nace o surge producto de actuaciones administrativas, como lo son los trámites de registro, por lo que resulta necesario detallar los pasos que se deben cumplir para llegar a iniciar una oposición en Panamá:

 

  1. Presentación de la solicitud: para obtener el registro de una marca, se debe elevar una solicitud ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI).[8]
  2. Examen de forma: posteriormente, la DIGERPI procede a realizar un examen formal para verificar que la solicitud cumple con los requisitos mínimos legales.[9]
  3. Examen de fondo: una vez verificado el examen de forma, la autoridad procede a determinar si la solicitud incurre en alguna de las prohibiciones de fondo establecidas en la ley.[10]
  4. Publicación de la solicitud: En caso de que la solicitud se encuentre conforme, se ordena su publicación por una sola vez en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BORPI), con detalles específicos asociados a la solicitud que pasan a ser de conocimiento público.[11]
  1. Plazo de oposición: durante el término de dos meses, contados a partir del día siguiente de la publicación mencionada en el punto anterior, cualquier persona podrá presentar una demanda de oposición al registro de una marca en trámite.[12]

 

Este es el plazo de particular relevancia para el tema que nos ocupa, toda vez que es el único momento contemplado en la legislación panameña para que cualquier persona se oponga antes de que se conceda su registro y así poder defender sus derechos con éxito.

Además, resulta fundamental entender que cualquier persona puede iniciar y ejercer una demanda de oposición contra el registro de una marca, ya que nuestra legislación no exige tener una marca registrada para oponerse al registro[13], a diferencia de lo que sucede con las pretensiones de oponerse al uso o de demandar la nulidad o cancelación de una marca, por ejemplo. Es decir, cualquier persona que considere que existen motivaciones o causales suficientes, puede oponerse a un registro si lo hace en tiempo oportuno ante la autoridad competente.

Debidamente establecidos los conceptos elementales de la demanda de oposición, resulta imperativo detallar, a grandes rasgos, las distintas etapas procesales que involucran esta acción:
 

  1. Presentación de la demanda: tal como adelantamos, las controversias que surjan con motivo de oposiciones a las solicitudes de registro de marcas se inician ante un juzgado civil de libre competencia y asuntos del consumidor,[14] para lo cual el interesado deberá cumplir con los requisitos dispuestos en el Código Judicial.
  2. Traslado de la demanda: una vez admitida la demanda, se correrá traslado a la parte demandada por un término de cinco días, para contestar a la misma.[15] 
  3. Se fija fecha de audiencia: Contestada la demanda, el juez fija fecha y hora en que las partes deberán comparecer a audiencia.[16]
  4. Audiencia: Ésta se celebrará con la intervención de las partes que concurran para presentar y aducir pruebas y contrapruebas que estimen convenientes para la defensa de sus derechos.[17] A su vez, se abre la posibilidad de citar a testigos y peritos hasta tres días antes de la audiencia. En caso de que no comparezca ninguna de las partes, el juez se pronunciará sin más trámite con fundamento en las pruebas que acompañan la demanda, la contestación y en las que el juez considere conveniente practicar.
  1. Fallo o sentencia: una vez concluidas las etapas anteriores y siempre y cuando el juez de la causa se sienta debidamente instruido respecto de las pruebas aportadas al proceso, podrá dictar su fallo en el acto de audiencia, una vez escuchado los alegatos de las partes. De lo contrario, tendrá un plazo que no excederá de veinte días hábiles para fallar.[18]
  2. Principio de doble instancia: Siguiendo los principios procesales aplicables, la sentencia del tribunal de primera instancia, puede ser objeto de recurso de apelación[19] para que la causa sea decidida por un tribunal de mayor jerarquía, hasta llegar a casación.

 

Debidamente expuestos los elementos fundamentales de la acción de oposición, podemos concluir en su importancia como un mecanismo eficaz para ejercer la defensa de los derechos de propiedad intelectual, la cual puede ser ejercida no exclusivamente por quien ostenta el registro de una marca, sino por cualquier interesado en la materia. No obstante, para ejercer exitosamente esta figura, debe ir acompañado de un ejercicio de debida diligencia ya que involucra estar consciente de los pasos administrativos relacionados al trámite de registro y los plazos oportunos para ejercerla.

 

  1. CONCLUSIONES
     
  2. El titular de una marca, puede utilizarla para lo que mejor considere que va en sintonía con sus objetivos. En este sentido, es innegable el valor que tienen las marcas desde la perspectiva comercial, ya que pueden convertirse en importantes activos empresariales que generan valor.
  3. Precisamente por el valor que pueden suponer los activos marcarios, surge la necesidad de protegerlos al ejercer una férrea observancia de derechos que se derivan de las marcas.
  4. La demanda de oposición es una de las acciones de mayor relevancia para ejercer la defensa de derechos marcarios toda vez que, de ser exitosa, supone la denegación a la vida jurídica de un registro que pudiese perjudicar los derechos del titular de una marca registrada o notoria.

 

Escrito por:

Jorge Ortega Centella

Abogado asociado

Arias Panamá

 

BIBLIOGRAFÍA

  1. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Publicaciones de la serie “La propiedad intelectual y las empresas”. (s/f). Wipo.int. (2020) Recuperado el 26 de abril 2022, de https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_900_1.pdf
  2. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (S/f). Wipo.int. ¿Qué es la propiedad intelectual? Recuperado el 27 de abril de 2022, de https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_450_2020.pdf
  3. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Procedimientos de Oposición en materia de marcas. Documento preparado por la Secretaría. 1 de septiembre de 2006.
  4. Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Procedimientos de oposición en materia de marcas: enseñanzas destacadas (s/f). Wipo.int. Documento preparado por la Secretaría.14 de septiembre de 2007 https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_18/sct_18_3.pdf
  5. Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996, por la cual se dictan disposiciones sobre la Propiedad Industrial.
  6. Ley No. 61 de 5 de octubre de 2012, que reforma la Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996, por la cual se dictan disposiciones sobre la Propiedad Industrial.
  7. Decreto ejecutivo 85 de 4 de julio de 2017, por el cual se reglamenta la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, por la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial.
  8. Organización Mundial del Comercio (OMC). Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC)

 

 

 

 

 

[1] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (S/f). Wipo.int. ¿Qué es la propiedad intelectual= Recuperado el 27 de abril de 2022, de https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_450_2020.pdf

[2]  Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Publicaciones de la serie “La propiedad intelectual y las empresas”; El Secreto está en la marca. (s/f). Wipo.int. (2020) Pg. 10. Recuperado el 26 de abril 2022, de https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_900_1.pdf

[3] Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996, por la cual se dictan disposiciones sobre la Propiedad Industrial. Artículo 89.

[4] Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996, por la cual se dictan disposiciones sobre la Propiedad Industrial. Artículo 96.

[5] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Publicaciones de la serie “La propiedad intelectual y las empresas”; El Secreto está en la marca. (s/f). Wipo.int. (2020). Pg. 13-14. Recuperado el 26 de abril 2022 de: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_900_1.pdf 

[6] Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Procedimientos de oposición en materia de marcas: enseñanzas destacadas (s/f). Wipo.int. Documento preparado por la Secretaría.14 de septiembre de 2007. Pg. 3-4. Recuperado de: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_18/sct_18_3.pdf

[7] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Procedimientos de Oposición en materia de marcas. Documento preparado por la Secretaría. Pg. 2. 2006.

[8] Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996. Artículo 102.

[9] Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996. Artículo 104.

[10] Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996. Artículo 105

[11] Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996. Artículo 106.

[13] Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996. Artículo 98.

[14] Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996. Artículo 181.

[15] Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996. Artículo 183.

[16] Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996. Artículo 187.

[17] Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996. Artículo 189.

 

[18] Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996. Artículo 191.

[19] Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996. Artículo 193.


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