May/2022
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La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define el concepto de propiedad intelectual (PI) como las creaciones del intelecto: lo que va desde las obras de arte hasta las invenciones, programas informáticos, las marcas y otros signos comerciales.[1] Al ser un concepto sumamente abarcador, enfocaremos el presente artículo específicamente en un conocido derecho de propiedad intelectual: las marcas, concretamente en la oposición al registro de éstas.
En términos generales, las marcas se pueden definir como todo signo que identifica y distingue en el mercado los productos de una empresa de los de otras.[2] Para los efectos de la jurisdicción panameña, se entiende por marca todo signo, palabra, combinación de estos elementos o cualquier otro medio que, por sus características, sea susceptible de individualizar un producto o servicio en el comercio.[3] Un aspecto fundamental sobre las marcas es la titularidad o propiedad de éstas, por lo que se debe tener claro que, en Panamá, el derecho al registro de una marca se adquiere por su uso, pero el derecho a su uso exclusivo y oponible a terceros, se adquiere por medio de su registro[4] y es aquí donde surge el eje central del presente artículo.
Dicho lo anterior, puede resultar natural preguntarse, ¿para qué sirve una marca? o ¿para qué sirve proteger una marca? En ese sentido, las marcas persiguen distintas finalidades, dependiendo del objetivo de quien la solicita y adquiere, dentro de las cuales podemos mencionar:[5]
Teniendo una noción más clara sobre lo que consisten las marcas y la importancia que éstas tienen tanto para los consumidores como para las empresas, ahora nos corresponde profundizar sobre uno de los mecanismos legales que se pueden ejercer para la defensa de las marcas: la acción de oposición.
En este sentido, la doctrina ha identificado y determinado motivos absolutos y relativos sobre los cuales se debe basar una oposición al registro de una marca, los cuales podrán variar dependiendo de cada jurisdicción, pero deben tomarse en cuenta como fundamento para solicitar la denegación de una solicitud de marca.[6] Como motivos absolutos, podemos enunciar, por ejemplo, que la marca opuesta no tiene carácter distintivo, es eminentemente descriptiva o provee de una descripción engañosa o que ha pasado a ser genérica, es decir, son motivos relacionados a las carencia de elementos esenciales aplicables a todas las marcas. Por su parte, dentro de los motivos relativos encontramos causales relacionadas a la imposibilidad de convivencia entre la solicitud objeto de la oposición, con respecto a marcas anteriores o que pretendan utilizar marcas notoriamente conocidas como propias, es decir, la oposición se basa en el parecido entre la marca opuesta y una marca registrada previamente. La aplicación de cada motivo o causal dependerá de la particularidad de cada caso en cuestión.
Los procesos de oposición están estrechamente relacionados con el trámite de registro de marcas y, dependiendo de la jurisdicción que se trate, pueden ejercerse en el proceso inicial de registro (oposición antes del registro) o realizarse después del proceso de registro (oposición después del registro).[7] En el caso concreto de la jurisdicción panameña, está contemplado el proceso de oposición antes del registro de la marca, del cual procederemos a ahondar.
De primera mano, debemos iniciar comentando que, a diferencia de lo que sucede en otros países, en Panamá el proceso de oposición no es un procedimiento administrativo, sino que se trata de un proceso judicial, incoados ante los juzgados civiles de libre competencia y asuntos del consumidor.
No obstante, se debe tomar en cuenta que nace o surge producto de actuaciones administrativas, como lo son los trámites de registro, por lo que resulta necesario detallar los pasos que se deben cumplir para llegar a iniciar una oposición en Panamá:
Este es el plazo de particular relevancia para el tema que nos ocupa, toda vez que es el único momento contemplado en la legislación panameña para que cualquier persona se oponga antes de que se conceda su registro y así poder defender sus derechos con éxito.
Además, resulta fundamental entender que cualquier persona puede iniciar y ejercer una demanda de oposición contra el registro de una marca, ya que nuestra legislación no exige tener una marca registrada para oponerse al registro[13], a diferencia de lo que sucede con las pretensiones de oponerse al uso o de demandar la nulidad o cancelación de una marca, por ejemplo. Es decir, cualquier persona que considere que existen motivaciones o causales suficientes, puede oponerse a un registro si lo hace en tiempo oportuno ante la autoridad competente.
Debidamente establecidos los conceptos elementales de la demanda de oposición, resulta imperativo detallar, a grandes rasgos, las distintas etapas procesales que involucran esta acción:
Debidamente expuestos los elementos fundamentales de la acción de oposición, podemos concluir en su importancia como un mecanismo eficaz para ejercer la defensa de los derechos de propiedad intelectual, la cual puede ser ejercida no exclusivamente por quien ostenta el registro de una marca, sino por cualquier interesado en la materia. No obstante, para ejercer exitosamente esta figura, debe ir acompañado de un ejercicio de debida diligencia ya que involucra estar consciente de los pasos administrativos relacionados al trámite de registro y los plazos oportunos para ejercerla.
Escrito por:
Jorge Ortega Centella
Abogado asociado
Arias Panamá
BIBLIOGRAFÍA
[1] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (S/f). Wipo.int. ¿Qué es la propiedad intelectual= Recuperado el 27 de abril de 2022, de https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_450_2020.pdf
[2] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Publicaciones de la serie “La propiedad intelectual y las empresas”; El Secreto está en la marca. (s/f). Wipo.int. (2020) Pg. 10. Recuperado el 26 de abril 2022, de https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_900_1.pdf
[3] Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996, por la cual se dictan disposiciones sobre la Propiedad Industrial. Artículo 89.
[4] Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996, por la cual se dictan disposiciones sobre la Propiedad Industrial. Artículo 96.
[5] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Publicaciones de la serie “La propiedad intelectual y las empresas”; El Secreto está en la marca. (s/f). Wipo.int. (2020). Pg. 13-14. Recuperado el 26 de abril 2022 de: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_900_1.pdf
[6] Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Procedimientos de oposición en materia de marcas: enseñanzas destacadas (s/f). Wipo.int. Documento preparado por la Secretaría.14 de septiembre de 2007. Pg. 3-4. Recuperado de: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_18/sct_18_3.pdf
[7] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Procedimientos de Oposición en materia de marcas. Documento preparado por la Secretaría. Pg. 2. 2006.
[8] Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996. Artículo 102.
[9] Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996. Artículo 104.
[10] Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996. Artículo 105
[11] Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996. Artículo 106.
[13] Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996. Artículo 98.
[14] Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996. Artículo 181.
[15] Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996. Artículo 183.
[16] Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996. Artículo 187.
[17] Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996. Artículo 189.
[18] Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996. Artículo 191.
[19] Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996. Artículo 193.
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