Feb/2022
Esencialmente, una marca es un signo distintivo que sirve para diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra.
Los derechos que una marca confiere son principalmente dos: (1) El derecho al uso exclusivo de la marca; y, (2) El derecho a oponerse al uso y registro de otros signos distintivos idénticos o similares por parte de terceros, ya sea para los mismos o similares productos o servicios, siempre que causen riesgos de confusión o asociación en los consumidores. Sin embargo, dichos derechos no son absolutos, pues pueden ser limitados por la legislación o por consentimiento del titular.
Las limitaciones al derecho sobre las marcas establecidas en la legislación se encuentran en los tratados internacionales en materia de propiedad industrial y en la legislación de cada país. Tal es el caso del artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, que establece en qué casos el registro de una marca no confiere a su titular el derecho de prohibir que un tercero la use con relación a productos o servicios comercializados legítimamente y, el artículo 38 de dicha ley, que establece que los elementos descriptivos, de uso común o necesarios en el comercio no se protegen con exclusividad.
Como ejemplo de las limitaciones al derecho sobre las marcas consentidas por el titular, podemos mencionar la coexistencia de marcas. La coexistencia de marcas es una situación que ocurre cuando dos o más marcas de distintos titulares son idénticas o similares y se usan y/o registran sin afectar los derechos de sus respectivos titulares.
La coexistencia puede darse de hecho o por medio de un acuerdo entre las partes. La coexistencia de hecho ocurre cuando el titular de una marca no se opone al uso y registro de otra marca propiedad de un tercero que es idéntica o similar a la suya, porque considera que no afecta sus derechos o por otros motivos; o bien, cuando el Registro de la Propiedad Intelectual al resolver objeciones u oposiciones admite registrar una nueva marca porque considera que puede coexistir pacíficamente con otra u otras marcas.
Por su parte, el acuerdo de coexistencia ocurre cuando dos o más personas cuyas marcas son similares o idénticas, como medida de prevención o porque existe una disputa administrativa o judicial, definen por escrito los términos en que permitirán que sus marcas coexistan, incluyendo los productos específicos que cada marca podrá identificar, el territorio, plazo, causas de terminación, etc.
La Ley de Propiedad Industrial de Guatemala no regula el acuerdo de coexistencia, por lo que según la doctrina podría clasificarse como un contrato atípico. De manera que podemos definirlo como el contrato atípico por medio del cual dos o más titulares de signos distintivos acuerdan usar y registrar marcas u otros signos distintivos, iguales o similares, para comercializar productos o servicios específicos, sin interferir en los negocios del otro titular y sin afectar temas de interés público, como la salud pública, los derechos del consumidor y las normas relativas a la competencia.
Un acuerdo de coexistencia puede aportarse como defensa ante una denegatoria de registro de una marca en virtud de una objeción por parte del Registro de la Propiedad Intelectual, de un procedimiento de oposición o inclusive en un litigio. Sin embargo, es facultad de la autoridad aceptar el convenio de coexistencia para dirimir el conflicto.
En los casos en que los acuerdos de coexistencia no son aceptados queda la interrogante de si se está vulnerando la autonomía de la voluntad. Lo anterior, considerando especialmente que si las partes estiman que no hay conflicto y si sus acuerdos no afectan otro tipo de derechos, por qué razón la autoridad va continuar considerando que existe una controversia.
Sin embargo, de los acuerdos de coexistencia pueden surgir algunos inconvenientes a futuro, como por ejemplo en los casos en los que el acuerdo es afectado cuando las empresas expanden su mercado a productos o servicios fuera de lo estipulado en el acuerdo de coexistencia o cuando una empresa obligada por un acuerdo de coexistencia es parte de una fusión o adquisición. Es por ello que para una compañía es clave evitar que su marca se parezca a la de alguien más, lo cual se puede lograr a través de búsquedas de antecedentes marcarios en el Registro de la Propiedad Intelectual e inclusive, realizar estudios de mercado. No obstante, las búsquedas y los estudios de mercado siempre van a tener un margen de error, por lo que los acuerdos de coexistencia pueden ser una alternativa viable cuando existan similitudes entre marcas u otros signos distintivos.
De lo anteriormente relacionado, podemos concluir que si la marca de una empresa se parece o es idéntica a la de otra, pero los productos o servicios son de diferente naturaleza, puede evaluarse tener un acercamiento con la otra entidad para negociar un acuerdo de coexistencia, con el fin de que las marcas puedan coexistir pacíficamente en el mercado y que cada empresa pueda usar y registrar su marca sin oposición de la otra parte. Esta es una práctica que cada vez cobra más relevancia en Guatemala, por lo que debe ser una opción a considerar por las empresas que han encontrado obstáculos para registrar sus marcas por derechos de terceros.
En Arias tenemos un equipo integrado por profesionales altamente capacitados para darle una asesoría precisa para temas de propiedad intelectual. Para consultas o más información no dude en contactarnos.
Ivón Hernández
Asociada Senior - Arias Guatemala
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